Мілдронат: ефективність боротьби з підробками бренду клінічно доведена в суді

Компанія «Гріндекс», м. Рига, Латвійська Республіка, має честь повідомити фармацевтичній спільноті, що 7 лютого 2017 р. Вищий господарський суд України поставив крапку у складній та цікавій справі про захист прав компанії в Україні на свій славнозвісний знак «MILDRONATE»/«МИЛДРОНАТ»/«МІЛДРОНАТ», що 2 роки розглядалася господарськими судами України.

Справа завершилася скасуванням правової охорони торгової марки «МІЛДРОКАРД», а також патентів ТОВ «Ніко» на маркування відповідного лікарського засобу. Відповідача зобов’язано припинити використання конфліктного позначення «МІЛДРОКАРД», що є схожим до ступеня змішування із знаками «MILDRONATE», «МИЛДРОНАТ» та «МІЛДРОНАТ» компанії «Гріндекс» ( http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64590436).

Фабула спору

«Акцію Сабієдріба «Гріндекс» — розробник та виробник популярного в багатьох країнах світу оригінального лікарського засобу мельдоній, що став відомим мільйонам пацієнтів ще наприкінці ХХ ст. під торговою маркою «MILDRONATE» (препарат МІЛДРОНАТ був розроблений в 1984 р., в Україні вперше зареєстрований у 2000 р., а вже в 2005 р. за результатами VI Щорічного національного рейтингу «Панацея–2005» одержав звання «Препарат року» у номінації «Рецептурний препарат іноземного виробництва»).

Після закінчення патентної охорони мельдонію компанія стикнулася із спробами виробників генериків мельдонію не тільки відтворити склад визнаного у світі препарату, але й скористатися популярністю його торгової марки «МІЛДРОНАТ» (що була зареєстрована в Украї­ні як знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 50772 та за міжнародними реєстраціями № 727093, № 727158), закладаючи у свої торгові назви той чи інший ступінь подібності з брендом «MILDRONATE» («МИЛДРОНАТ» та «МІЛДРОНАТ»).

Так, вже в десятих роках ХХІ ст. компанія «Гріндекс» дізналася, що на фармацевтичному ринку України пропонується для продажу та реа­лізується препарат, маркований позначенням «МІЛДРОКАРД», що є схожим до ступеня змішування з торговою маркою позивача, виробником якого є ТОВ «Ніко». У зв’язку з цим компанія «Гріндекс» звернулася до Господарського суду міста Київ з позовом про припинення порушення прав на знаки для товарів і послуг «MILDRONATE», «МИЛДРОНАТ» та «МІЛДРОНАТ».

Зокрема, компанія «Гріндекс» вимагала визнання недійсними свідоцтва України № 129623 на знак для товарів і послуг «МІЛДРОКАРД», володільцем якого є РУВП «РУП «Бєлмєдпрепарати», патенту України № 22173 на промисловий зразок «Упаковка для лікарського препарату МІЛДРОКАРД» та патенту України № 22174 на промисловий зразок «Ампула для розчину препарату МІЛДРОКАРД», володільцем яких є ТОВ «Ніко», — зобов’язання ТОВ «Ніко» у виробництві препарату мельдонію «МІЛДРОКАРД» припинити використання позначення «МІЛДРОКАРД», що є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками позивача за свідоцтвом України № 50772 та знаком за міжнародними реєстраціями № 727093, № 727158; а також визнання позначення «MILDRONATE»/  «МИЛДРОНАТ»/ «МІЛДРОНАТ» доб­ре відомим в Україні знаком з 11.06.2009 р. стосовно АС «Гріндекс» для товарів 5-го класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі — МКТП), а саме: ліки, імуностимулятори на лікарські (медичні) потреби.

Слід зазначити, що власник свідоцтва Украї­ни № 129623 на знак для товарів і послуг «МІЛДРОКАРД» — РУВП «РУП «Бєлмєдпрепарати» (Республіка Білорусь) не використовував свою торгову марку в Україні і не брав активної участі у судових спорах, пов’язаних із нею. Проте, будучи повідомленим про них, підприємство надало господарському суду пояснення, що нікому не надавало право користуватися своєю торговою маркою за свідоцтвом України № 129623 — отже, з боку ТОВ «Ніко» було як порушення прав позивача на знак «MILDRONATE»/ «МИЛДРОНАТ»/ «МІЛДРОНАТ», так і порушення прав РУВП «РУП «Бєлмєдпрепарати» шляхом несанкціонованого використання його знаку за свідоцтвом України № 129623).

Рішенням господарського суду міста Київ від 26.10.2015 р. ( http://reyestr.court.gov.ua/Review/53564855 ), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 08.11.2016 р. ( http://reyestr.court.gov.ua/Review/62593534 ), позов задоволено повністю, 21.11.2016 р. на виконання зазначених рішень Господарським судом міста Київ видані судові накази, які були відразу виконані Державною службою інтелектуальної власності України, а саме: до Державного реєстру патентів України на промислові зразки внесені відомості стосовно визнання недійсними патентів України № 22173 і № 22174 на промислові зразки, до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг — відомо­сті про визнання недійсним свідоцтва Украї­ни № 129623 на знак для товарів і послуг МІЛДРОКАРД, здійснені відповідні публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність»; в Державний реєстр «Відомості про добре відомі знаки в Україні» внесені відомості про те, що позначення «MILDRONATE»/ «МИЛДРОНАТ»/ «МІЛДРОНАТ» стало добре відомим знаком в Україні з 11.06.2009 р. стосовно «Акцію Сабієдріба «Гріндекс» для товарів 5-го класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, а саме: ліки, імуностимулятори на лікарські (медичні) потреби, опубліковані відповідні відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність» ( http://base.uipv.org/searchBul/ search.php?dbname=certwkm).

Отже, торгова назва препарату МІЛДРОКАРД втратила в Україні як пряму, так і опосередковану правову охорону, її використання заборонено виробнику відповідного препарату у своїй господарській діяльності — тому для подальшого виробництва та продажу своїх препаратів на основі мельдонію ТОВ «Ніко» належить звернутися до органів МОЗ України із заявою про зміну назви свого препарату шляхом внесення змін у реєстраційні матеріали на препарат.

Водночас попереджаємо всіх суб’єктів господарювання, що дії стосовно введення в обіг препарату МІЛДРОКАРД, включаючи його пакування, зберігання, пропозицію до продажу й продаж, будуть вважатися незаконними, а особи, що допустили подібні дії, можуть бути притягнуті до відповідальності, в тому числі карної — у порядку, передбаченому ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання чужої торгової марки).

Коментуючи завершення даного спору, представник позивача (компанії «Гріндекс») патентний повірений Ірина Кириченко (ЮФ «Ілляшев та Партнери») відмітила, зокрема, наступне:

«Этот процесс интересен не только спецификой своего предмета. Понимая стремление одного из ответчиков выпускать такой же препарат и при этом заложить соответствующий семантический «посыл» в его название, чтобы непременно ассоциироваться со своим «прародителем» — Милдронатом, мы очень быстро реагировали на стремительно развивающиеся в процессе события (регистрация упаковки и маркировки препарата в качестве промобразцов, заключения первичной и повторной экспертиз), что позволило нам во­время дополнить свои исковые требования и путем их обеспечения сделать неисполнение этих «желаний» необратимым.

Как пациент я хорошо понимаю риск применения ассоциаций с фармацевтическим брэндом: это не моющее средство, поэтому логика «зачем платить больше?» вряд ли здесь допустима, особенно учитывая, что оба препарата отпускаются по рецепту. Как специалист считаю, что мне выпала не только большая честь и ответственность представлять интересы компании «Гриндекс» в споре о защите ее прав на общеизвестный знак Милдронат, но и прекрасная возможность применить в этом деле свои знания в разных областях знаний и опыт работы в фармацевтической отрасли. Также в деле была проведена судебная экспертиза, в том числе с применением знаний в области медицины и фармакологии, что позволило получить экспертное заключение о смысловом тождестве «вариаций» на тему Милдроната.

Хозяйственные суды Украины в очередной раз подтвердили свою компетентность в разрешении таких сложных и многоплановых споров, как споры по интеллектуальной собственности в фармацевтической отрасли».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!